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BGH: „UV-unempfindliche Druckplatte“ – Zur Offenbarung einer Erfindung im Prioritätsdokument

Die gute Nachricht zuerst: Die Rechtsprechung des höchsten deutschen Gerichts und des Europäischen Patentamts zu Fragen der Rechtsbeständigkeit erteilter Patente konvergieren weiter. Diese Rechtsprechung kann mitunter allerdings zu erstaunlichen Ergebnissen führen, wie eine aktuelle Entscheidung des BGH (X ZR 3/10) zeigt:

 

Im vorliegenden Fall hatte der BGH darüber zu befinden, ob ein mit der Nichtigkeitsklage angegriffenes Patent rechtsbeständig sei. Das erstinstanzlich entscheidende BPatG war der Ansicht gewesen, dass der geschützte Gegenstand durch eine nachveröffentlichte internationale Patentanmeldung neuheitsschädlich vorweggenommen sei.

Demgegenüber entschied nun jedoch der BGH, dass das fragliche Dokument keinen Stand der Technik gegenüber dem Streitpatent darstellt, der bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen ist, weil ein darin als erfindungswesentlich dargestelltes Merkmal den beiden britischen Voranmeldungen, deren Priorität die internationale Patentanmeldung beanspruchte, nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen war. Damit, so der BGH, sei die Priorität der beiden Voranmeldungen nicht wirksam beansprucht, was dazu führte, dass die internationale Patentanmeldung einen schlechteren Zeitrang genoss als das Streitpatent.

Gleichzeitig merkt der BGH an, dass die beiden prioritätsbegründenden Anmeldungen der internationalen Patentanmeldung wahrscheinlich für das Streitpatent neuheitsschädlich gewesen wären, wenn sie zum Stand der Technik gezählt hätten – und das, obwohl das fragliche Merkmal darin nicht explizit offenbart war, aber objektiv den beschriebenen Ausführungsbeispielen innewohnte. Dies herauszufinden hätte zwar eines Tests bedurft, aber das Merkmal war, obwohl nicht erwähnt, eben doch vorhanden.

Pech für den Nichtigkeitskläger: die beiden prioritätsbegründenden Anmeldungen kamen im deutschen Nichtigkeitsverfahren von vornherein nicht als Stand der Technik in Betracht.

Den gleichen strengen Maßstab wie bei der Prüfung der Wirksamkeit des Prioritätsanspruchs will der BGH übrigens bei der Frage der unzulässigen Erweiterung angelegt sehen.

Wie man sieht, unterscheidet sich also der Sinngehalt des Wörtchens „Offenbarung“ je nachdem, ob es um die Wirksamkeit eines Prioritätsanspruchs oder die Zulässigkeit von Anspruchsänderungen geht, oder ob die Neuheit eines Anspruchs zu beurteilen ist.